Debida Diligencia de Propiedad Intelectual en Fusiones y Adquisiciones en tiempo de pandemia

Dentro de la práctica profesional corporativa es muy común observar en los clientes premura a efectos de asentar y cerrar procesos de fusión o adquisición de compañías, sin entrar a valorar, en muchas ocasiones, el panorama completo de la transacción, sobre todo hoy con la emergencia de la pandemia.

Tal y como señala un reputado artículo de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard: “Sellar el trato es glamuroso, el proceso de debida diligencia no lo es” . Para ilustrar lo anterior, existe un precedente histórico dentro del mundo de la propiedad intelectual (P.I.), el cual aunque puede parecer inverosímil, es más común de lo que se piensa: En 1998, Volkswagen realizó la adquisición multimillonaria de Rolls-Royce. Volkswagen compró la planta, maquinaria, matrices y diseños de los automóviles. Después de haberse completado el acuerdo, Volkswagen se enteró de que la marca comercial Rolls-Royce era propiedad de otra entidad, Rolls-Royce Aircraft, y la compañía Rolls-Royce comprada solo tenía una licencia no transferible para su uso. El resultado fue que Volkswagen podía construir un automóvil que era para todos los efectos un Rolls-Royce, pero no podían utilizar los signos distintivos para identificarlo.

En consecuencia, si bien un proceso de debida diligencia debe ser especialmente riguroso con los activos en general, la propiedad intelectual no deberá ser jamás la excepción. Enumeramos puntos básicos a considerar en torno al tema:

Valoración de los activos de propiedad intelectual desde un eje central: Uno de los errores más comunes es considerar que los derechos de propiedad intelectual son accesorios. En la actualidad, dichos activos son considerados como medulares, mucho más importantes que la compañía misma en ocasiones, no solo por el titular, sino también por una serie de actores como entidades bancarias, universidades o consorcios industriales, dado que pueden ser objeto de garantías mobiliarias, desarrollos tecnológicos o mejoras en todo un proceso de producción.

Evaluación sobre los riesgos asociados con la cartera de P.I.: Partiendo de que la mayoría de los contratos de propiedad intelectual son totalmente atípicos y versan sobre temas tecnológicos, científicos o técnicos, son mucho más complejos que un contrato mercantil estándar. En tal sentido, todos y cada uno de los activos de propiedad intelectual deben ser evaluados desde su creación y no desde su estado actual, pues resulta común encontrar documentación falsa, sin firmar o sin las formalidades necesarias, lo cual acarrea vicios notables.

Integración de vendedor y comprador desde el inicio del proceso: La interacción entre ambas partes es esencial y a la vez compleja, dado que no siempre las partes tienen la misma valoración para los activos, por lo que la transparencia en los procesos de debida diligencia de P.I. funciona en dos vías: agiliza el proceso de revisión y evita demandas o reclamos a futuro.

En consecuencia, resulta imperativo realizar una “radiografía de P.I.”, mediante un estudio completo que, como mínimo, debe comprender los siguientes estadíos:

a. Singularización de los componentes básicos de cada derecho.

b. Identificación de sus creadores, autores o inventores.

c. Identificación de sus actuales titulares o licenciatarios.

d. Evaluación de la cadena de eventos, modificaciones formales/sustanciales y de titularidad de cada derecho.

e. Análisis de cada uno de los documentos que componen el estado actual del derecho.

f. Validación del estado registral de los derechos, cuando proceda.

Por ende, tómese el tiempo necesario y cerciórese de que los profesiones contratados abarquen en la debida diligencia el total de materias que comprenden el negocio a transmitirse, lo que sin duda le implicará ahora en tiempo y dinero.

David Morales

Senior Legal, Grant Thornton

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